專利性相關資訊的揭露義務 IDS
違反 IDS 將導致專利無效,不可不慎

專利訴訟案件中,關於違反專利性相關資訊的揭露義務[1]的專利無效抗辯:

實務上專利性相關資訊包括發明人在申請前所知悉相關的習知技術,包括但不限於,因前案檢索得知的習知專利前案,發明人所知悉與系爭專利相關,且先於系爭專利申請日即公開的產品技術文件等。另外還包括發明人在審查過程中,甚至訴訟過程中得知相關的習知技術,最常見的就是系爭專利的家族專利 (family patents) 在美國或他國審查過程中被引證的習知技術。然而揭露義務不僅限於發明人申請人,亦包括處理案件的代理人,以下就舉數個實際案例以做說明:

A. McKesson Information Solutions Inc. v. Bridge Medical Inc.[2]: 系爭專利 US4,857,716(‘716) 為母案(申請號 06/862,278, ‘278 申請案)之延續案,審查委員同為 Trafton, Mckesson 與代理人同時期申請一個與 ’716 近似的專利申請案(申請號 06/862,149, ‘149 申請案),審查委員為 Lev. 而代理人有向 Trafton 揭露該相關 ’149 申請案,而 ’149 申請案的審查過程中,審查委員 Lev. 所引用的引證案件 US4,456,793(‘793),代理人卻未將 ’793 提報資訊揭露聲明給審查委員 Trafton,由於系爭案件 ’716 與 ’149 相關家族案件,任一其中案件在審查過程中所引證的案件皆需揭露給另一案件的審查委員,系爭案件的代理人因而違反揭露義務,使得系爭專利無效。此案件歸責於專業代理人的疏失,應為同業引以為戒。

B. Nilssen, et al. v. Osram Sylvania, Inc., et al.[3]: 該訴訟中 Nilssen 共列舉十一件專利聲稱 Osram 侵權,而其中部份系爭專利,Nilssen 對於相關的專利申請案中,審查委員曾多次引證的習知前案未提報資訊揭露聲明給審查中的系爭專利之審查委員,因而使該些系爭專利無效。另外,還有部分系爭專利係因為在審查過程中,Nilssen 以相關專利向 Motorola 提出侵權訴訟,而 Motorola 有對訴訟中的案件提出專利無效抗辯,然而當時 Nilssen 卻未將訴訟中的該些訊息向審查中的系爭案件之審查委員揭露,而違反揭露義務,致使該些系爭專利無效。此案例為訴訟過程中得知的習知技術亦有揭露義務。

C. Praxair, Inc. v. Atmi, Inc.[4]: 因為發明人得知一習知產品 Restricted Flow Orifice(RFO),與系爭專利 US 6,045,115(‘115) 相關,卻未提報資訊揭露聲明,因而使系爭專利無效。

D. Monsanto v. Bayer Bioscience[5]: 系爭專利 US5,545,565(‘565) 的專利權人為 Bayer,因為 Bayer 的員工 Dr. Celestina Mariani,在 ’565 的審查過程中曾參加一個研討會,其中演講人 Dr. Wayne Barnes 在他的海報中揭露了與 ’565 相關的技術訊息,且 Dr. Mariani 做了相關的筆記,事後 Dr. Mariani 也與負責 ’565 專利申請事務的 Dr. Wouter Meulemanns 討論過相關內容。然而 Bayer 卻沒有對 ’565 的審查委員揭露相關訊息,因違反揭露義務而致使該系爭專利無效。

綜上所述,專利性相關資訊的揭露雖然是實務上的小程序,但其涵蓋範圍甚廣,且影響甚鉅,建議發明人與執行相關業務之專業人員審慎處理。


[1] 談定宇,IDS呈報還是不呈報? Retrieved from http://www.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Patent_Skill/publish-11.htm (April, 19, 2020)
[2] McKesson Information Solutions, Inc. v. Bridge Medical, Inc., No. 06-1517 (Fed. Cir. May 18, 2007)
[3] Nilssen, et al. v. Osram Sylvania, Inc., et al. (Fed. Cir. October 10, 2007 )
[4] Praxair, Inc. v. Atmi, Inc. 543 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2008)
[5] Monsanto Co. v. Bayer Bioscience N.V., No. 07-1109 (Fed. Cir. Jan. 25, 2008)
專利性相關資訊的揭露義務 IDS
法如專利商標事務所, 法如專利商標事務所, Arthur
2021.04.12
分享這個帖子
歸檔
PTAB 判決關於多方複審程序的啟動
多方複審程序不僅可能會影響專利侵權訴訟的判決,相反地,專利侵權訴訟的狀態也會影響多方複審程序的成案與否