PTAB 判決關於多方複審程序的啟動
專利審理暨訴願委員會對於多方複審程序的考量因素

近期 PTAB 對於多方複審程序的啟動,會參酌平行進行的專利侵權訴訟狀態,係專利侵權訴訟直接影響多方複審程序。在 Apple, Inc. v. Fintiv, Inc.[1] 多方複審程序申請案,遭到 PTAB 駁回申請,其中提到啟動多方複審程序的六個考量因素。茲簡述該案如下[2]:

專利權人 Fintiv 於 2018 年 12 月 21 日向美國聯邦地方法院德州西部分院提告,控告 Apple 專利侵權,系爭專利為美國第 8,843,125 號專利,係與行動錢包及其憑證的管理方法有關。被告 Apple 於 2019年 10月 28日針對系爭專利向 PTAB 提出多方複審程序申請。專利權人於答辯中引用美國專利法第 314 條第 (a) 項規定,認為 PTAB 應該駁回該案申請,主要理由是系爭專利涉及聯邦地方法院的專利侵權訴訟,且將會討論相同的議題。PTAB 回應時提出六個啟動多方複審程序的考量因素,且於 2020 年 月 13 日裁定駁回申請。多方複審程序的六個啟動考量因素如下:

  1. 聯邦地方法院是否同意訴訟中止,或者有證據顯示如果多方複審程序啟動,聯邦地方法院將暫停訴訟審理

  2. 聯邦地方法院的判決日與 PTAB 作出最終書面決定的法定期限很接近

  3. 平行的審理程序中,聯邦地方法院及兩造當事人投入的資源

  4. 平行審理程序與多方複審程序中,提出爭點的重疊性

  5. 多方複審程序的申請人,與平行審理案件的被告是否相同

  6. 其他影響 PTAB 裁量的因素,包括多方複審程序的法律意義

該案中 PTAB 發現兩造都沒有提出訴訟中止的請求,另外聯邦的地方法院預計審訊日期將比 PTAB 最終書面決定法定期限早二個月。PTAB 同時發現,雖然聯邦地方法院的證據開示程序上進行到前期階段,但聯邦地方法院已下達馬克曼命令,且兩造當事人對專利有效性,及侵權內容已做過資料交換。再則,相較於多方複審程序,被告在聯邦地方法院提出的專利無效抗辯有增加其他事由,然而所挑戰的權利請求項,及習知技術同時在聯邦地方法院及多方複審程序中均有提出。而多方複審程序申請人與專利侵權訴訟被告當事人是相同的,同時 PTAB 初步調查發現,Apple 的挑戰事由中有某些弱點。最後裁決駁回申請

由上述案件可以知道,多方複審程序不僅可能會影響專利侵權訴訟的判決,相反地,專利侵權訴訟的狀態也會影響多方複審程序的成案與否。


[1] Apple, Inc. v. Fintiv, Inc., IPR 2020-00019, (May 13, 2020)
[2] Brooke M. Wilner, Amanda K. Murphy, Ph.D., PTAB Designates Decision on Discretionary Denial as Precedential, May 13, 2020, Retrieved from 
PTAB 判決關於多方複審程序的啟動
法如專利商標事務所, 法如專利商標事務所, Arthur
2021.04.07
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